[법무법인 민후 이동환 변리사] 최근 청구범위(특허, 실용신안)의 전제부에 기재되거나 명세서의 특정 항목(배경기술 항목 등)에 기재돼 있다고 해서 그 기재를 바로 공지기술로 볼 수 있는 것은 아니라는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다.

본고에서는 해당 판결에서 청구범위 전제부 기재해석과 관련하여 기존 판결과 달리 판시한 사항을 중점적으로 살펴보고, 실무적으로 주의해야 할 사항에 대해서도 언급하고자 한다.  

이 사건 등록고안은 1994. 5. 31. 출원, 1998. 8. 18. 등록된 제20-0129369호의 실용신안권으로서, 명칭을 ‘폐수여과용 스크린장치’로 하는 것인데, 그 청구범위 기재는 아래와 같다. 

【청구항 1】 양측에 세워지는 프레임(14)의 사이에 다수의 와이어(11)들이 일정 간극을 두고 나란히 배열되어, 그 하부에 용착되는 지지봉(13)에 의해 고정되는 스크린판(10)(이하 ‘구성 1’이라 한다)과, 상기 프레임(14)의 내측 상·하부에 체인기어(22)(23)에 치차 결합되는 체인(24)을 모터(21)의 회전으로 구동토록 하는 구동부(20)(이하 ‘구성 2’라 한다)와, 상기 구동부(20)의 체인(24)에 고정 부착된 어태치판(26)으로 결합되어 상기 스크린판(10)을 따라 이동되며, 와이어(11)에 걸려진 큰 이물질들을 긁어 이동시키는 레이크판(30)(이하 ‘구성 3’이라 한다)과, 상기 레이크판(30)과 거리를 두고 체인(24)에 고정 부착된 어태치판(26)으로 결합되어 일정 거리를 유지하며, 상기 와이어(11)들의 간극 사이에 탄력적으로 끼워져 간극 사이와, 스크린판(10)의 표면으로 부착되는 작은 크기의 이물질들을 브러시(41)로 제거시키는 브러시판(40)으로 구성된 것(이하 ‘구성 4’라 한다)에 있어서,

상기 레이크판(30)에는 체인(24)에 부착된 어태치판(26)의 일측으로 힌지핀(61)을 돌출 성형하며, 이 힌지핀(61)에 회동 가능하게 끼워진 브래킷(63)을 코일스프링(62)으로 탄력 설치시키고, 레이크판(30)을 이 브래킷(63)에 고정시키는 레이크회동수단(60)이 구비됨(이하 ‘구성 5’라 한다)을 특징으로 하는 폐수여과기의 레이크보호장치.

이 사건 등록고안의 출원경과를 살펴보면, 출원인은 이 사건 등록고안의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 1997. 6. 24. 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였다. 

그러나 출원인의 위 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것이었다.

이처럼 출원인이 자진하여 전제부 형식으로 기재하고 스스로 공지기술에 해당한다고 인정한 경우, 그 전제부 기재를 공지기술로 인정할 수 있는지 여부가 쟁점이라 할 수 있다. 

『특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 

그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 

다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다. 

그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.』

금번 전원합의체 판결에 따라, 청구범위(특허, 실용신안)의 전제부에 기재되거나 명세서의 특정 항목(배경기술 항목 등)에 기재되어 있다고 해서 그 기재를 바로 공지기술로 볼 수 있는 것은 아님이 명확해졌다.  

다만 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정될 수 있는 경우에는 공지기술로 추정할 수 있고, 위 사례에서와 같이 출원인이 공지성에 대해 착오로 잘못 기재하였다는 등의 특별한 사정이 존재하면 위 추정은 번복될 수 있다. 

참고로, 미국특허의 경우 명세서에 “이러이러한 사항은 종래에 알려져 있다.”식의 admission 진술이 있게 되면, 심사관은 굳이 공지문헌을 찾을 필요 없이, 명세서의 진술 내용을 가지고 거절할 수 있는 제도가 있고(MPEP 2129), 실무적으로도 종종 이에 의해 거절되는 사례가 있다. 

또한, 유럽특허의 경우 적절한 이유가 있는 경우를 제외하고 종래기술 부분과 특징 부분으로 이루어지는 ‘two-part claims’ 형식의 청구항 기재가 요구되고(Rule43(1) EPC), 이를 통해 권리범위 해석을 보다 명확하게 하는 방식을 취하고 있다.  

이러한 점을 고려해볼 때, 위 전원합의체 판결로 인해 청구범위를 포함한 명세서 전반의 형식적인 기재로 인해 공지기술 여부가 확정되는 것은 아니지만, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 공지기술로 추정할 수는 있는바, 발명에 관한 종래기술 혹은 배경기술을 장황하게 기재할 필요는 없으며, 청구범위의 전제부 역시 그 발명이 속하는 기술분야나 적용대상을 특정하는 정도로만 간략하게 기재하거나 경우에 따라서는 아예 전제부를 기재하지 않는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

<법무법인 민후>www.minwho.kr

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