[법무법인 민후 강주현 변호사] 甲스타트업은 A라는 외국 상표를 국내에 독점적으로 판매하기 위하여 A의 상표권자인 乙외국 법인과 국내 독점 계약을 체결하였다. 그러나, 국내 업체인 丙도 A상품을 판매하고 있다. 丙은 외국 유통업체를 통해 A상품을 수입하여 이를 국내에 판매하는 이른바 병행수입업체인 것이다. 그렇다면 甲은 丙에게 어떠한 제재를 가할 수 있을까?

1. 병행수입이란

'진정상품의 병행수입'이란, 국내외에 동일한 상표권을 소유하는 상표권자에 의해 적법하게 제조되어 유통된 진정상품을 제3자가 국내의 상표권자 등 독점사용권자의 허락 없이 그들에 의한 정상적인 유통경로를 통한 수입 외에 다른 유통경로를 통하여 수입하는 것을 의미한다.

2. 丙의 병행수입·병행수입상품의 판매·A상표를 이용한 광고행위는 적법

대법원은 진정상품의 병행수입에 관하여, "병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것"이라고 판시하여, 丙의 병행수입 및 및 병행수입상품 판매는 적법하다는 입장이다.

또한, 대법원은 "병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없"다고 하면서, 丙이 사용한 상표가 A상표와 동일하거나 극히 유사하다면 상품 출처에 오인·혼동이 생길 염려가 없고, 丙이 판매한 상품이 진정상품이라면 甲이 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로, 결국 丙이 A상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것은 상표권침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.

대법원은 "병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이… 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당하여 허용될 수 없다"고 보고 있다. 그러나 丙이 A상표를 영업표지로서 사용한 것이 아니라 광고를 위해 사용한 것은 영업주체혼동행위에도 해당하지 않는다.

3. 乙을 통해 손해를 보전받을 수 있어

위 2.항에서 살펴본 바와 같이 丙이 A상품을 판매하거나 A상표를 이용해 광고행위를 하는 것은 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당하지 않으므로, 甲은 丙에게 직접적인 제재를 가할 수 없다.

다만, ① 甲은 乙과 국내 독점 계약을 체결하였으므로, 乙에 대하여 국내독점 보장의무 위반을 근거로 손해배상을 청구할 수 있다(민법 제390조). 또한, ② 甲은 丙이 판매하는 제품의 코드명 등을 통해 丙에게 진정상품을 공급하는 외국 유통업체를 추적한 뒤 이를 乙에게 통보함으로써 乙이 외국 유통업체를 제재하여 丙이 더 이상 진정상품을 구할 수 없게 되는 결과를 기대할 수 있다.

한편, 병행수입에 있어서의 불공정거래행위 유형고시(시행 2015. 10. 23., 공정거래위원회고시 제2015-15호, 2015. 10. 23., 일부개정) 제5조 제2호는 '병행수입품의 제품번호 등을 통하여 그 구입경로를 알아내어 동제품을 취급한 외국상표권자의 해외거래처에 대하여 외국상표권자로 하여금 제품공급을 하지 못하게 하는 행위'를 불공정거래행위로 규정하고 있는바, 甲은 위 ②가 불공정거래행위에 해당하는 것은 아닌가 염려할 수 있다. 그러나 판례는 "이러한 유형의 불공정거래행위가 성립하기 위하여는 독점수입권자가 병행수입품의 제품번호 등을 통하여 그 구입경로를 알아낸 행위 등과 외국상표권자로 하여금 병행수입품을 취급한 외국상표권자의 해외거래처에 대하여 제품공급을 하지 못하게 한 결과 사이에 상당인과관계가 있어야" 한다는 전제 하에, "벤츠자동차의 국내 독점수입·판매업자가 병행수입차량의 차대번호를 추적·조사하여 벤츠사로부터 독점적 판매권의 침해에 대한 약정상의 커미션을 수령한 행위와 병행수입업자가 벤츠사의 해외판매법인으로부터 위 커미션해당액을 구상받고 지급을 거절함으로써 벤츠자동차를 수입할 수 없게 된 결과 사이에는 불정거래행위가 성립하기 위한 상당관계가 없다"고 보아 당해 행위는 불공정거래에 해당하지 않는다고 판시하였다. 따라서, 甲이 乙 또는 해외 유통업체에게 직접 丙에 대한 제품공급의 중단을 요청하는 것은 별론으로 하더라도, 甲이 乙에게 丙의 구입경로를 통보하는 것 자체는 위법하지 않다.

* 참고
대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결
대법원 2002. 2. 5. 선고 2000두3184 판결

<강주현 변호사> 법무법인 민후 www.minwho.kr

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